Экспертиза товарного знака на сходство и тождество

Для чего нужна экспертиза товарного знака

Она необходима для выявления сходства обозначения с зарегистрированными товарными знаками. Такая внесудебная экспертиза проводится в нескольких случаях.

Случай №1. По вашему мнению, другая компания использует товарный знак, который сильно схож с вашим обозначением. Такое незаконное использование важно вовремя пресечь, иначе это только пагубно отразится на вашем бизнесе. Стоит помнить, что основной функцией зарегистрированного товарного знака является отличие вашего обозначения товаров/услуг от обозначения продукции/услуг другого производителя. Потребителю важно ассоциировать определенный товар именно с вашей компанией. Именно таким образом вы добиваетесь успеха и узнаваемости.

Поэтому, если кто-то позаимствовал ваш товарный знак и вы не давали на это согласия, тогда необходимо предпринимать соответствующие меры. Сначала направляется нарушителю претензия, а если он не согласен с вами, то можно обращаться в суд.

Экспертиза товарного знака проводится в том случае, когда нарушитель категорически отрицает, что посягнул на исключительное право вашего товарного знака. В дальнейшем, при защите своих прав в суде, экспертное заключение будет серьезным доказательством вашей позиции и поможет добиться решения в вашу пользу.

Случай №2. Он противоположен описанному выше. Другой правообладатель с похожим товарным знаком считает, что вы нарушаете его исключительное право и обвиняет вас в нарушении. В этой ситуации вам необходимо доказать, что сходство обозначений отсутствует. Это также можно сделать до судебного разбирательства.

Иногда заключение эксперта положительно действует на того, кто считает, что присутствует нарушение прав и уже не обращается в другие инстанции. Конечно, в некоторых ситуациях проводится судебная экспертиза, которую как раз назначает суд, если сомневается в наличии факта нарушения.

Случай №3. Вы только хотите зарегистрировать товарный знак. Лучше всего проверить сначала, нет ли зарегистрированных обозначений, схожих или тождественных с вашим. И только потом подавать заявку на регистрацию обозначения.

Если в ходе проведения экспертизы по существу будут выявлены схожие до степени смешения или тождественные товарные знаки, то будет отказ в регистрации. При этом государственную пошлину, которую вы оплатили, никто не вернет обратно. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, так как они проверяют обозначение по платным базам, а также обладают необходимым опытом в проведении такого рода экспертиз.

Когда патентные поверенные проводят такой вид экспертизы, они исследуют не только уже зарегистрированные обозначения, но также и те, по которым ведется делопроизводство. Такие заявки имеют приоритет перед вашей. Поэтому если будет совпадение даже с заявкой на регистрацию, то вам снова откажут в регистрации знака (пп. 3 п. 4 ст. 1499 ГК РФ). В таких ситуациях мы советуем изменить обозначение, например, добавить отдельные слоги или слова для образования единого словосочетания.

По каким критериям определяется сходство и тождество товарного знака

Для начала разберемся с указанными выше понятиями. Сходными до степени смешения товарными знаками считаются обозначения, которые, несмотря на некоторые отличия, в целом ассоциируются с исследуемым товарным знаком (п. 7.1 Руководства по экспертизе товарных знаков). Проще говоря, они похожи между собой и их легко перепутать потребителю.

Тождественными считаются такие обозначения, которые полностью повторяют объект экспертизы, то есть они совпадают между собой или можно сказать, что идентичны.

Тождество и сходство до степени смешения определяются на основании общего впечатления эксперта и его личного опыта. На это влияет само написание словесного элемента знака, сочетание цветов, форма и расположение графических объектов.

Исследуемые обозначения всегда проверяются последовательно по трем критериям (п. 7.1.2.1 Руководства по экспертизе товарных знаков):

• Фонетическое сходство – оценивается звучание товарных знаков, насколько оно схоже. Для определения звукового сходства обычно сравнивают звучания слов или словосочетаний целиком, а также сходство или тождество начальных или конечных частей обозначений. В некоторых случаях один товарный знак при произношении полностью входит в другой, то есть присутствует полное фонетическое вхождение. Например, товарные знаки «ГРАФ» и «РАФ» сильно схожи между собой по фонетике.
• Графическое сходство – оценивается общее визуальное восприятие от обозначений. Для этого учитывается тождество или сходство шрифта, алфавита, печатные или прописные используются буквы, цветовое сочетание самих слов.
• Семантическое сходство – определяется смысл обозначений. Сравниваются ударения, отдельный смысл слов и словосочетания целиком. Некоторые слова при употреблении в определенном контексте означают абсолютно разный смысл. На это влияет их сочетание с разными словесными элементами. Все это учитывается экспертом при определении смыслового сходства.

Перечисленные критерии относятся к словесному товарному знаку. Если исследуется изобразительный товарный знак или комбинированное обозначение (то есть, в нем присутствует и словесный элемент, и картинка), тогда исследуется еще и сходство изобразительной части. В таком случае сравниваются еще и графические элементы, а именно, сочетание оттенков, фигуры и первое впечатление от увиденного изображения.

Как проводится экспертиза обозначения

Стоит учесть, что патентная экспертиза товарного знака проводится в отношении однородных товаров/услуг. Всегда указываются соответствующие классы МКТУ, которые характеризуют деятельность клиента или в которых зарегистрировано обозначение.

Все выводы эксперта оформляются соответствующим образом и подписываются патентным поверенным, который проводил исследование. Заключение эксперта является официальным документом и вы можете предъявлять его на судебном процессе.

Что клиенту нужно предоставить для проведения экспертизы

Чтобы заказать судебную экспертизу товарного знака, необходимо обратиться в наше патентное бюро. Для этого вам необходимо предоставить следующую информацию:

• реквизиты;
• указать номер свидетельства на товарный знак, который затрагивает ваше исключительное право;
• предоставить свой товарный знак (а также его качественное изображение, если необходима проверка изобразительной части);
• указать, в каких классах МКТУ зарегистрировано ваше обозначение или какую деятельность вы планируете вести, если товарный знак еще не зарегистрирован.