Регистрация лицензионного договора на патент

Лицензионный договор на использование патента: основные положения и особенности

Правообладатель изобретения, промышленного образца или полезной модели может не только сам использовать результат своей интеллектуальной деятельности, но и передать право использования другому лицу. Для этого необходимо заключить лицензионный договор на охраняемый патентом объект.

У нас есть две стороны соглашения (ст. 1367 ГК РФ):

• лицензиар – обладатель патента, тот, кто передает на него право;
• лицензиат – тот, кто получает право и использует его в установленных пределах.

Придумать какое-то изобретение может далеко не каждый человек. Поэтому выдача лицензии способствует повышению количества товаров на рынке и влияет на экономический рост. Заключение лицензионного договора на патент один из способов извлечения прибыли.

Такая сделка одинаково выгодна как для владельца патента, так и для его пользователя. Правообладатель получает вознаграждение, а лицензиат применяет готовое техническое решение в производстве. При этом исключительное право полностью сохраняется за владельцем.

Например, Сафронова Е. А. придумала новый дизайн упаковки для мармеладных конфет и запатентовала его как патент на промышленный образец. У нее нет завода для производства такого продукта и технологией по приготовлению она не владеет.

С компанией по продаже сладких изделий она заключает лицензионное соглашение на патент и передает свой дизайн им в пользование на 5 лет. На протяжении срока действия договора Сафронова раз в год получает 100 тыс. рублей от компании. После того как договор истек, она может заключить его снова с этой или с другой организацией. Таким образом, Сафронова как была правообладателем, так и осталась.

Обязательные условия передачи патента по лицензионному договору

Для того чтобы сделка была признана действительной, обязательно следует:

1) Подробно описать предмет договора – указываются особенности объекта патентования, прежде всего номер патента, а также краткие сведения, которые позволяют его идентифицировать.

2) Перечислить способы использования патента – некоторые из них указаны в статье 1358 Гражданского кодекса России . Вы можете указать любые методы использования, главное, чтобы они не противоречили законодательству. Стоит помнить, что лицензиат может использовать ваш патент только теми способами, которые перечислены в соглашении. Если вы не указали, что предприниматель может показывать дизайн упаковки в рекламе, значит, это запрещено делать.

3) Указать размер вознаграждения , так как по общему правилу лицензионное соглашение является возмездным. Сколько именно будет выплачивать лицензиат и с какой периодичностью – все это вы с ним определяете путем переговоров. Можете установить фиксированную сумму, определенный размер процентных отчислений от продаж, или и то и другое вместе.

Если вы решили заключить безвозмездный лицензионный договор, то обязательно укажите это в соглашении. При отсутствии в тексте пункта о безвозмездности ваш договор будет признан недействительным. При этом важно помнить, что заключение безденежного лицензионного договора между коммерческими организациями противоречит закону.

Перечисленные условия необходимо обязательно согласовывать с другой стороной сделки. В остальном, законодательство разрешает указывать и другие пункты, которые являются важными с точки зрения правообладателя или лицензиата. Например, укажите обязанность передачи лицензиаром всей технической документации сразу после заключения соглашения.

Время действия исключительного права – это максимальный срок, на который может быть заключен лицензионный договор. Однако в соответствии с п. 4 ст. 1235 ГК РФ , если вы точный срок не указали, то считается, что сделка заключена на 5 лет. Поэтому, если вы, например, желаете оформить лицензионное соглашение на патент на 9 лет, то укажите это в договоре. Иначе пройдет 5 лет и сделка перестанет действовать.

Условие про территорию действия соглашения также не является обязательным, так как по умолчанию лицензия действует по всей России. Однако, если вы хотите ограничить права лицензиата территориально, то в договоре указывается определенная местность или субъект РФ.

Ответственность сторон в случае нарушения условий сделки лучше отразить в тексте соглашения, так как это будет дополнительной гарантией защиты ваших прав. Это может быть неустойка за просрочку выплаты вознаграждения. Если такое нарушение повторится, то вы можете в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возместить убытки.

Виды лицензионных договоров на патент

Неисключительная лицензия (или простая) – правообладатель предоставляет право пользования лицензиату и может заключать такой же договор с другими предпринимателями. Это рентабельно для обладателя патента, так как прибыль он будет получать сразу с нескольких пользователей. Однако это не всегда подходит для лицензиата, потому что лицензиар может выдать лицензию его конкурентам.

Исключительная лицензия – договор заключается только с одним пользователем. Если вы заключите такой вид лицензионного соглашения, то предоставить право на использование запатентованного объекта больше никому не сможете.

В некоторых случаях в договоре указывается запрет на использование патента даже его правообладателем. Таким образом, лицензиат по такой лицензии получает некую монополию на пользование вашим техническим или дизайнерским решением.

Стороны выбирают вид лицензии в зависимости от объема прав по использованию объекта интеллектуальной собственности. Указывать в соглашении ее тип необходимо только в том случае, если вы заключаете сделку на условиях исключительного пользования.

С согласия правообладателя вы как лицензиат также можете заключать лицензионные соглашения (сублицензионный договор ). Это условие следует или сразу указать в тексте договора, или после его заключения получить соглашение у правообладателя. Но следует запомнить два правила:

• за все действия сублицензиата ответственность перед владельцем патента будете нести именно вы;
• выдать лицензию можно только в пределах прав, которые были предоставлены вам по сделке от правообладателя и на не превышающий ее срок.

Законодательство предоставляет право заключения открытой лицензии . Если вы не можете сами найти того, кто будет использовать ваш патент, то можете направить в ФИПС заявление с указанием условий, по которым предоставите его в пользование. После того как любой предприниматель предложит вам заключить с ним лицензионный договор, вы будете обязаны согласиться.

Немаловажное преимущество открытой лицензии: патентная пошлина, которую необходимо ежегодно уплачивать, чтобы поддерживать патент в силе, уменьшается в два раза. Пониженную сумму вы уплачиваете со следующего года, после того, как Роспатент опубликует ваше заявление и условия.

Необходима ли регистрация лицензионного соглашения на патент

Если соглашение не зарегистрировано, то какие бы условия вы в нем не указали, никаких юридических последствий они не имеют. Оно заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации. После того как вы оформили лицензионный договор, необходимо направить пакет документов в Роспатент. Их можно представить в офис патентного ведомства, отправить по почте или через ЕПГУ.

К заявлению, которое составляется на русском языке, также прилагаются:

• доверенность, которая подтверждает действия представителя;
• согласие на обработку персональных данных;
• лицензионное соглашение (если заявление подписала только одна сторона договора);
• платежное поручение, которое подтвердит, что вы уплатили пошлину (предоставляется по желанию). Сумма составит 4000 руб. и дополнительно необходимо заплатить 2000 руб. за каждый патент, если их количество больше одного.

После этого Роспатент проверит все документы, оплату пошлины и, если все заполнено верно и законодательство не нарушено, то в течение 2-х месяцев направит заявителю уведомление о регистрации договора. Все данные будут внесены в реестр и опубликованы в официальном бюллетене (электронном издании).

Если вам необходим надёжный результат, то лучше обратиться к профильным специалистам. Юристы компании «Первоисток» будут вести все делопроизводство по сделке, начиная от индивидуального составления договора и заканчивая его успешной регистрацией. Мы укажем не только обязательные пункты в соглашении, но и те, которые будут максимально защищать ваши интересы.

Другие услуги:

Защита патента Отчуждение исключительных прав на патент Договор франчайзинга Передача прав на патент

Новые статьи в блоге:

Как запатентовать изобретение в России Отличия изобретения, полезной модели и промышленного образца Как запатентовать идею