Отчуждение товарного знака

с одной поданной заявки
с гарантией результата по договору


Отправьте будущий товарный знак для проверки по базе Роспатент бесплатно

Нажимая, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с условиями и политикой конфиденциальности

Узнайте больше о нашей компании

Наши преимущества

8 из 10 наших клиентов работают удалённо.
pic
Проведём онлайн-встречу, заключим договор и проведем работу удаленно. Неважно, вы из Москвы или другого населённого пункта.

Гарантируем результат, а не просто возврат

pic
Доводим до гарантированного по договору результата так или иначе на любом платном тарифе.

Фиксируем цену на старте

pic
Вы заплатите ровно ту сумму, которую мы обговорим в начале. Никаких неожиданных платежей.
Чего мы достигли за 15 лет?
Зарегистрировано более 6000 объектов
pic
С большой долей вероятности ваш случай похож на те дела, что были в нашей практике.
Представляем интересы в 65 странах мира
pic
Для международной регистрации прибегаем к помощи надёжных патентных поверенных из-за рубежа.

Аттестованные патентные поверенные

pic
Несём ответственность перед Роспатентом. Статус поверенного от вас не требует нотариальную доверенность или ЭЦП.
Наша команда
Александр Дубок
Александр Дубок
Руководитель.
Подробнее
Анатолий Дубок
Анатолий Дубок
Технический директор.
Дмитрий Наплёков
Дмитрий Наплёков
Патентный поверенный РФ № 2086.
Подробнее
Даниил Фадеев
Даниил Фадеев
Старший патентовед.
Подробнее

Что такое отчуждение товарного знака?

Товарный знак или знак обслуживания является объектом интеллектуальной собственности, основная функция которого состоит в защите товаров / услуг от фальсификации и сохранении имиджа компании. Владелец товарного знака может распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе и продать его в объеме исключительных прав.

Отчуждение товарного знака – это передача прав на использование зарегистрированного обозначения другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Новый владелец получает исключительное право обладать товарным знаком, который приобрел. Данную процедуру также называют уступкой товарного знака за определенное денежное вознаграждение.

Особенности процедуры отчуждения

Причины отчуждения ТЗ

Отчуждение исключительных прав на товарный знак – достаточно распространенная практика товарно-денежных отношений. Лицо, которое имеет исключительное право на товарный знак, может в любое время осуществить его отчуждение, самостоятельно выбрать покупателя, обозначить условия договора и определиться со стоимостью передаваемых исключительных прав.

Причины и предпосылки, которые являются основанием к передаче товарного знака:

  1. ликвидация правообладателя с сохранением товарного знака для связанных организаций;
  2. ребрендинг компании, при котором регистрируются новые торговые марки, а ранее использовавшиеся обозначения не соответствуют новому фирменному стилю;
  3. прекращение изготовления и реализации продукции, для которой регистрировался товарный знак;
  4. желание получить вознаграждение за уникальное и узнаваемое обозначение – уступка прав или передача их по лицензии должны носить возмездный характер;
  5. неиспользование торговой марки после регистрации – если период неиспользования составляет более 3-х лет, компания может лишиться исключительных прав без выплаты вознаграждения, поэтому целесообразно заранее найти покупателя. Например, вы зарегистрировали товарный знак для выпуска кондитерских изделий, но затем в ходе ведения бизнеса решили заняться производством соков. В это время другая компания хочет под вашим обозначением выпускать кондитерские изделия. Эта компания сможет реализовывать товары, если вы заключите с ней договор об уступке прав на товарный знак).

Если от продажи обозначения можно получить больше средств, чем от его использования, то в данном случае также актуально будет заключить договор отчуждения права на товарный знак.

Отличия регистрации нового ТЗ от передачи исключительных прав

Приобретателю исключительного права на обозначение гораздо выгоднее в материальном плане и по временным рамкам заключить договор отчуждения на ТЗ, нежели регистрировать новое обозначение в Роспатенте. Отчуждение товарного знака предполагает переход права в течение 2-х месяцев, в то время как подача заявления и регистрация нового обозначения занимает не менее 8 месяцев. Кроме того, в случае наличия сходства до степени смешения с уже существующим зарегистрированным обозначением, новое обозначение зарегистрировано не будет при отсутствии исключительных прав на старое.

Каковы особенности при оформлении договора об отчуждении товарного знака?

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, поэтому оформить его куплю-продажу привычным договором с одноименным названием невозможно. Правообладатель ТЗ может продать его по договору отчуждения прав на товарный знак.

Отчуждение товарного знака происходит на основании договора, заключенного между правообладателем и приобретателем. Договор должен содержать указание на то, что право на товарный знак переходит к приобретателю в полном объеме – в противном случае отчуждения не произойдет, а договор будет считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Передать право на товарный знак можно как для всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, так и для отдельных товаров (или группы товаров) (п. 1 ст. 1488 ГК РФ).

Существует ряд формальных требований к оформлению договора:

Гражданский кодекс обозначил условия, при наличии которых отчуждение товарного знака не допускается:

Право на объект интеллектуальной собственности переходит к другому лицу непосредственно в момент государственной регистрации договора.

Почему важно предварительно проверить объект отчуждения и полномочия правообладателя?

Товарный знак как средство индивидуализации и объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом или арестом. С целью предотвращения неблагоприятных последствий после регистрации договора приобретатель исключительного права, в своих же интересах, должен проверить наличие обременений и полномочия лиц, которые будут заключать сделку.

Залог исключительного права на товарный знак – достаточно распространенный случай. Такое обременение может ограничить или ликвидировать возможность использования приобретенного права на обозначение.

На практике часто имеют место случаи, когда соглашение подписывает лицо, которое ограничено в своих полномочиях и не может единолично принимать решение о передаче права на знак. Например, компания находится в банкротстве и для отчуждения товарного знака необходимо согласие арбитражного управляющего. Еще довольно частый вариант – отчуждение является для правообладателя крупной сделкой, требующей согласования с учредителем, в итоге в дальнейшем правообладатель может через суд признать договор недействительным.

Если это условие не соблюдено и даже если договор прошел регистрацию в ведомстве, он может быть оспорен в судебном порядке заинтересованными лицами, права которых нарушены данным соглашением.

Именно для предотвращения развития таких событий вы можете обратиться в Патентное бюро «Первоисток», которое проверит объект сделки на обременение, а также полномочия лиц, ее подписывающих.

Обязанности и права у обеих сторон при отчуждении ТЗ

Порядок отчуждения товарного знака регулируется ст. 1488 ГК РФ. Условия передачи исключительных прав фиксируются в письменном договоре.

Порядок его оформления регулируется ст. 1234 ГК РФ.

По договору отчуждения первоначальный правообладатель передает или обязан передать исключительное право на товарный знак в полном объеме. Возможен вариант передачи исключительного права на товарный знак относительно некоторых классов МКТУ. В документе стороны должны отразить:

В числе условий стороны обязаны указать размер вознаграждения и срок его уплаты. Участники договора вправе выбрать одну из форм выплат: единовременный платеж, рассрочка. Согласованный вариант стороны обязаны отразить в тексте документа.

Государственная регистрация договора – обязательное условие его действительности, иначе переход прав не состоится.

При отчуждении товарного знака стороны обязаны составить заявление в ФИПС и оплатить госпошлину за его рассмотрение (13500 р., п. 3.12 Приложения 1 к Положению «О патентных и иных пошлинах»; при подаче в электронной форме – 9450 руб.). Участники договора вправе согласовать распределение расходов между собой.

Товарный знак – это актив предприятия. Владелец обязан отразить отчуждение, а покупатель – приобретение исключительного права в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Права приобретателя исключительного права, которые возникают после должного оформления договора:

Что необходимо для регистрации договора отчуждения на товарный знак в Роспатенте?

Перед приобретением прав на товарный знак нужно убедиться в отсутствии обременений на объекте интеллектуальной собственности и в полномочиях человека, который подписывает сделку. Помочь избежать непредвиденных ситуаций при регистрации договора отчуждения может патентное бюро «Первоисток».

Как происходит процедура регистрации?

Сначала заявителю нужно будет собрать следующий пакет документов:

Затем подать в Роспатент заявление, а также один из двухтрех документов (по выбору сторон):

Если заявление подписано обеими сторонами по договору, то дополнительные документы можно не прилагать.

Государственные пошлины оплачивает любая из сторон договора и документ об их оплате обязательно прилагается. Обратиться в регистрирующий орган могут оба участника сделки, либо только приобретатель. После проверки заявления и иных документов, обновленные данные о правообладателе будут внесены в реестр товарных знаков. Покупатель получит свидетельство, которое подтвердит возникновение у него исключительных прав на обозначение.

В отличие от договора отчуждения, передача товарного знака по лицензионному договору означает только временный переход прав без ограничений их у правообладателя. При этом правообладатель может выдавать исключительную лицензию только одному субъекту, либо заключаться сразу несколько соглашений. Лицензионные договоры также регистрируются в ФИПС, а в условия сделки можно включить пункт о территории законного использования товарного знака.

Исключительное право может быть передано полностью или частично, то есть по определенным зарегистрированным классам МКТУ. В этом случае правообладатель сохраняет за собой право использовать товарный знак для маркировки тех классов, которые не были переданы по договору.

Причины отказа в регистрации договора

Законодательством не определен исчерпывающий перечень причин, из-за которых в регистрации договора будет отказано. Можно выделить самые распространенные из них:

Если в регистрации отчуждения права будет отказано, то государственная пошлина не возвращается.

В каких случаях договор отчуждения права на ТЗ может ввести в заблуждение?

Вопросы, касающиеся договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, освещены в статье 1488 ГК РФ. Во втором пункте говорится, что недопустимо отчуждение права на товарный знак по договору, если в результате потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя или самого товара.

Такое может случиться, если товарный знак:

Только ФИПС оценивает возможность введения покупателей в заблуждение при регистрации договора.

Если невозможно заключить договор отчуждения, имеет смысл рассмотреть возможность лицензионного договора на право использования товарного знака.

Вопросы и ответы
 

Можно ли передать заявку другому лицу, если знак еще не получен?

Вы можете передать заявку на товарный знак, если он еще не получен. Сама процедура передачи заявки на обозначение аналогична процедуре отчуждения данного обозначения. В ФИПС необходимо подать соответствующее заявление, составить договор отчуждения, а также уплатить государственную пошлину и приложить квитанцию об ее оплате.

Полный комплект документ можно подать в Роспатент, направить по почте, если процесс регистрации ведется через электронный кабинет Роспатента, то комплект отправляется через него с дублированием оригинала почтой.

 

Продажа товарного знака или отчуждение товарного знака – есть ли разница?

С юридической точки зрения это одна и та же процедура, поскольку производится передача права на ТЗ другому юридическому лицу или частному предпринимателю.

 

Сколько по времени занимает процесс передачи исключительного права на товарный знак?

Приказом Министерства экономического развития России №704 установлен максимальный срок, который составляет 68 рабочих дней. На практике срок перехода права занимает 40-45 рабочих дней. Однако, данный срок может неограниченно продлеваться в случае необходимости предоставления дополнительных материалов.

Выдача документов и направлением Ведомством происходит не позднее 5 рабочих дней с момента внесения сведений в Государственный реестр. Следовательно, информация о переходе права публикуется раньше, чем лицо получает соответствующие документы.

 

В чем заключаются отличия отчуждения права от лицензии?

При отчуждении права правообладатель передает приобретателю все права на взаимовыгодных условиях. Исключительная лицензия дает приобретателю право пользоваться товарным знаком, но оставляет за собой возможность использования обозначения.

Неисключительная лицензия предоставляет приобретателю право пользования знаком, а за правообладателем сохраняет не только возможность дальнейшего использования знака, но также и предоставляет право выдачи лицензии другим предпринимателям.

Существует также понятие сублицензии – правообладатель заключил с приобретателем лицензионное соглашение, согласно которому последний может заключать соглашения с другими сторонами. Данное соглашение именуется сублицензией.

 

Может ли физическое лицо выступать стороной в договоре отчуждения?

Нет, так как согласно законодательству Российской Федерации правообладателями товарного знака могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Такое ограничение не действует в отношении иностранных физических лиц, которые могут подавать заявку через патентных поверенных.

 

Я не получил документы, как узнать произошло отчуждение права или нет?

В Государственном реестре отображается факт передачи права на товарный знак. Данный реестр является открытым, поэтому можно самостоятельно отследить делопроизводство по номеру, который присваивает Ведомство после получения документов. В реестре, в том числе отображаются все отправленные запросы в адрес приема корреспонденции вашего знака.

Если отчуждение права произошло, то в реестре указывается соответствующая запись с указанием стороны, которая приобрела это право. После этого в течение 7-14 дней, Роспатент направляет заказным письмом стороне выписку из реестра, которая подтверждает внесение сведений.

 

Возможно ли, одним договором отчуждать товарный знак и патент?

Да, возможно, но вам необходимо к договору отчуждения приложить отдельные заявления для товарного знака и патента и уплатить государственные пошлины.

 

Можно ли не регистрировать договор или передать отчуждение права безвозмездно?

Нет, так как согласно законодательству договор, который не был зарегистрирован в ФИПС, является недействительным. Безвозмездное отчуждение права недопустимо. Договор отчуждения обязательно должен иметь стоимость, размер которой может быть самым минимальным.

 

Отказ в регистрации, на основании того, что данные ЕГРЮЛ и Роспатента отличаются, что можно сделать?

Во избежание возникновения такой ситуации необходимо своевременно вносить изменения в реестр товарных знаков ФИПС и в свидетельство на обозначение. Ведомство направит вам соответствующий запрос и предоставит дополнительный срок для внесения данных изменений.

Внесение изменений – отдельная процедура, будет идти параллельно регистрации договора отчуждения. Чтобы не затягивать делопроизводство по отчуждению, необходимо подать заявление о внесении изменений в минимально возможный срок, а после внесения изменений ответить на запрос Роспатента и приложить сведения об изменениях и далее продолжить делопроизводство. Обычно не позднее 2-х месяцев решение будет официально опубликовано.

Грамотное оформление документов очень важно при оформлении договора отчуждения, так как эксперты ФИПС тщательно проверяют все материалы и заявки. Существует множество обстоятельств, которые могут привести к отказу в регистрации, а затраты на государственную пошлину не возвращаются. Например, если у правообладателя большое количество схожих товарных знаков для одинаковых классов МКТУ, то отчуждать необходимо все знаки, в противном случае это может ввести потребителя в заблуждение.

 

Какова стоимость регистрации договора отчуждения для иностранных компаний?

Стоимость регистрации определяется компанией самостоятельно. Разработка и регистрация договора о распоряжении исключительным правом (лицензионные, коммерческой концессии, отчуждения) в Патентном бюро «Первоисток» составляет 16000 рублей.

Отдельно необходимо оплатить государственные пошлины за лицензионный договор и договор отчуждения 13500 рублей, за договор коммерческой концессии – 15500 рублей. При отправке документов через сайт Роспатента в электронном виде, их необходимо заверить квалифицированной электронной подписью. В этом случае на оплату госпошлин действует скидка 30%.

Для заключения договора между резидентом и иностранной компанией, которая не является резидентом России необходимо участие национального патентного поверенного.

 

После регистрации договора, что я получу, как приобретатель права?

При успешной регистрации договора правоприобретатель получает весь комплекс прав на объект интеллектуальной собственности, а именно использовать его по своему усмотрению, заключать договор отчуждения или лицензионное соглашение, передавать в залог или по наследству. Грамотно оформленный зарегистрированный договор полностью гарантирует эти права.

Документ, подтверждающий факт передачи исключительного права обязателен в суде для решения споров и при составлении налоговой отчетности.

Роспатент направляет приобретателю права (приемнику) приложение к свидетельству на обозначение, а всю информацию он может проверить в открытом реестре ФИПС.

 

Если стороны решили прийти к соглашению при противопоставлении сходных до степени смешения товарных знаков, то лучше заключить договор отчуждения или письмо-согласие?

Заключение эксперта Роспатента по письму-согласию всегда носит чисто субъективный характер, в то время как при отчуждении подобные причины исключаются полным переходом права. Следовательно, письмо-согласие менее выгодный вариант, чем отчуждение права.

Субъективное понимание п.3 ст.1483 ГК РФ может привести к отказу в регистрации, так как эксперт может решить, что регистрация сходного обозначения на разных правообладателей может привести к введению в заблуждение потребителя.

Наши клиенты
Ваша заявка принята
В самое ближайшее время мы свяжемся с Вами!
Обратный звонок expert3@1istok.ru
c 08:00 до 20:00 МСК