Регистрация отчуждения товарного знака в Роспатенте

Особенности процедуры отчуждения товарного знака

• Прежний владелец не может использовать знак без согласования с новым владельцем.
• Права передаются полностью – частичная передача права на ТЗ невозможна, однако можно передать товарный знак не во всех зарегистрированных классах МКТУ.
• В договоре отчуждения прописывается размер денежного вознаграждения за отчуждение знака.
• Предметом договора выступает исключительное право использования товарного знака.
• Обязательно указывается список услуг и товаров, на которые распространяется действие договора отчуждения ТЗ.
• Не допускается отчуждение товарного знака без вознаграждения его собственнику. То есть, безвозмездная передача прав юридически невозможна.

Причины отчуждения ТЗ

Отчуждение исключительных прав на товарный знак – достаточно распространенная практика товарно-денежных отношений. Лицо, которое имеет исключительное право на товарный знак, может в любое время осуществить его отчуждение, самостоятельно выбрать покупателя, обозначить условия договора и определиться со стоимостью передаваемых исключительных прав.

Причины и предпосылки, которые являются основанием к передаче товарного знака.

1. Ликвидация правообладателя с сохранением товарного знака для связанных организаций.

2. Ребрендинг компании, при котором регистрируются новые торговые марки, а ранее использовавшиеся обозначения не соответствуют новому фирменному стилю.

3. Прекращение изготовления и реализации продукции, для которой регистрировался товарный знак.

4. Желание получить вознаграждение за уникальное и узнаваемое обозначение – уступка прав или передача их по лицензии должны носить возмездный характер.

5. Неиспользование торговой марки после регистрации – если период неиспользования составляет более 3-х лет, компания может лишиться исключительных прав без выплаты вознаграждения, поэтому целесообразно заранее найти покупателя. Например, вы зарегистрировали товарный знак для выпуска кондитерских изделий, но затем в ходе ведения бизнеса решили заняться производством соков. В это время другая компания хочет под вашим обозначением выпускать кондитерские изделия. Эта компания сможет реализовывать товары, если вы заключите с ней договор об уступке прав на товарный знак).

Если от продажи обозначения можно получить больше средств, чем от его использования, то в данном случае также актуально будет заключить договор отчуждения права на товарный знак.

Отличия регистрации нового ТЗ от передачи исключительных прав

Приобретателю исключительного права на обозначение гораздо выгоднее в материальном плане и по временным рамкам заключить договор отчуждения на ТЗ, нежели регистрировать новое обозначение в Роспатенте. Отчуждение товарного знака предполагает переход права в течение 2-х месяцев, в то время как подача заявления и регистрация нового обозначения занимает не менее 8 месяцев. Кроме того, в случае наличия сходства до степени смешения с уже существующим зарегистрированным обозначением, новое обозначение зарегистрировано не будет при отсутствии исключительных прав на старое.

Особенности оформления договора об отчуждении ТЗ

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности, поэтому оформить его куплю-продажу привычным договором с одноименным названием невозможно. Правообладатель ТЗ может продать его по договору отчуждения прав на товарный знак.

Отчуждение товарного знака происходит на основании договора, заключенного между правообладателем и приобретателем. Договор должен содержать указание на то, что право на товарный знак переходит к приобретателю в полном объеме – в противном случае отчуждения не произойдет, а договор будет считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ).

Передать право на товарный знак можно как для всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, так и для отдельных товаров (или группы товаров) (п. 1 ст. 1488 ГК РФ).

Существует ряд формальных требований к оформлению договора:

• сделка заключается только между лицами, занимающимися предпринимательством (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, иностранная компания), поскольку основное и единственное предназначение ТЗ заключается в индивидуализации коммерческой деятельности;
• в документе указывается сумма сделки, безвозмездное отчуждение (дарение) не допускается законодательством;
• предмет договора – исключительное право на товарный знак, поэтому в соответствующей графе указывается номер свидетельства о государственной регистрации бренда;
• в договоре прописывается, в отношении каких товаров или услуг переходит товарный знак к новому владельцу;
• зарегистрированный ТЗ не должен быть обременен арестом или залогом.

Гражданский кодекс обозначил условия, при наличии которых отчуждение товарного знака не допускается:

• если отчуждение станет причиной введения покупателя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК РФ);
• если товарный знак содержит географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории РФ предоставлена правовая охрана, а приобретатель не имеет исключительного права на такое указание или наименование (п. 3 ст. 1488 ГК РФ).

Право на объект интеллектуальной собственности переходит к другому лицу непосредственно в момент государственной регистрации договора.

Почему важно предварительно проверить объект отчуждения и полномочия правообладателя

Товарный знак как средство индивидуализации и объект интеллектуальной собственности может быть обременен залогом или арестом. С целью предотвращения неблагоприятных последствий после регистрации договора приобретатель исключительного права, в своих же интересах, должен проверить наличие обременений и полномочия лиц, которые будут заключать сделку.

Залог исключительного права на товарный знак – достаточно распространенный случай. Такое обременение может ограничить или ликвидировать возможность использования приобретенного права на обозначение.

На практике часто имеют место случаи, когда соглашение подписывает лицо, которое ограничено в своих полномочиях и не может единолично принимать решение о передаче права на знак. Например, компания находится в банкротстве и для отчуждения товарного знака необходимо согласие арбитражного управляющего. Еще довольно частый вариант – отчуждение является для правообладателя крупной сделкой, требующей согласования с учредителем, в итоге в дальнейшем правообладатель может через суд признать договор недействительным.

Если это условие не соблюдено и даже если договор прошел регистрацию в ведомстве, он может быть оспорен в судебном порядке заинтересованными лицами, права которых нарушены данным соглашением.

Именно для предотвращения развития таких событий вы можете обратиться в Патентное бюро «Первоисток», которое проверит объект сделки на обременение, а также полномочия лиц, ее подписывающих.

Обязанности и права у обеих сторон при отчуждении ТЗ

Порядок отчуждения товарного знака регулируется ст. 1488 ГК РФ. Условия передачи исключительных прав фиксируются в письменном договоре.

Порядок его оформления регулируется ст. 1234 ГК РФ.

По договору отчуждения первоначальный правообладатель передает или обязан передать исключительное право на товарный знак в полном объеме. Возможен вариант передачи исключительного права на товарный знак относительно некоторых классов МКТУ. В документе стороны должны отразить:

• предмет сделки;
• классы МКТУ, в отношении которых передается исключительное право на товарный знак;
• права и обязанности;
• ответственность;
• порядок разрешения споров;
• реквизиты.

В числе условий стороны обязаны указать размер вознаграждения и срок его уплаты. Участники договора вправе выбрать одну из форм выплат: единовременный платеж, рассрочка. Согласованный вариант стороны обязаны отразить в тексте документа.

Государственная регистрация договора – обязательное условие его действительности, иначе переход прав не состоится.

При отчуждении товарного знака стороны обязаны составить заявление в ФИПС и оплатить госпошлину за его рассмотрение (13 500 р., п. 3.12 Приложения 1 к Положению «О патентных и иных пошлинах»; при подаче в электронной форме – 9 450 руб.). Участники договора вправе согласовать распределение расходов между собой.

Товарный знак – это актив предприятия. Владелец обязан отразить отчуждение, а покупатель – приобретение исключительного права в бухгалтерской и налоговой отчетности.

Права приобретателя исключительного права, которые возникают после должного оформления договора:

• использовать товарный знак любым незапрещенным способом;
• заключать договоры франшизы и лицензионные;
• оставлять исключительное право в залог;
• заключать договор отчуждения.

Что необходимо для регистрации договора отчуждения на товарный знак в Роспатенте

Перед приобретением прав на товарный знак нужно убедиться в отсутствии обременений на объекте интеллектуальной собственности и в полномочиях человека, который подписывает сделку. Помочь избежать непредвиденных ситуаций при регистрации договора отчуждения может патентное бюро «Первоисток».

Как происходит процедура регистрации

Сначала заявителю нужно будет собрать следующий пакет документов:

• свидетельство о регистрации ТЗ;
• договор отчуждения товарного знака, содержащий информацию о правообладателе и приобретателе, правила и порядок определения вознаграждения, указание на неизменность качества товаров/услуг при передаче ТЗ;
• заявление на регистрацию передачи исключительных прав на товарный знак;
• квитанция об оплате госпошлины;
• нотариальная доверенность на представителя по необходимости.

Затем подать в Роспатент заявление, а также один из двухтрех документов (по выбору сторон):

• оригинальный экземпляр договора;
• письменное уведомление о состоявшейся сделке, с указанием основных условий и подписей обеих сторон;
• выписка из договора, удостоверенная нотариусом.

Если заявление подписано обеими сторонами по договору, то дополнительные документы можно не прилагать.

Государственные пошлины оплачивает любая из сторон договора и документ об их оплате обязательно прилагается. Обратиться в регистрирующий орган могут оба участника сделки, либо только приобретатель. После проверки заявления и иных документов, обновленные данные о правообладателе будут внесены в реестр товарных знаков. Покупатель получит свидетельство, которое подтвердит возникновение у него исключительных прав на обозначение.

В отличие от договора отчуждения, передача товарного знака по лицензионному договору означает только временный переход прав без ограничений их у правообладателя. При этом правообладатель может выдавать исключительную лицензию только одному субъекту, либо заключаться сразу несколько соглашений. Лицензионные договоры также регистрируются в ФИПС, а в условия сделки можно включить пункт о территории законного использования товарного знака.

Исключительное право может быть передано полностью или частично, то есть по определенным зарегистрированным классам МКТУ. В этом случае правообладатель сохраняет за собой право использовать товарный знак для маркировки тех классов, которые не были переданы по договору.

Причины отказа в регистрации договора

Законодательством не определен исчерпывающий перечень причин, из-за которых в регистрации договора будет отказано. Можно выделить самые распространенные из них:

• вводит в заблуждение потребителя – если первичный правообладатель сохранил за собой право на сходные до степени смешения обозначения, схожее фирменное наименование или однородные товары, тогда отчуждение права может вводить в заблуждение потребителя;
• в договоре не обозначена сумма вознаграждения, которая будет выплачена первоначальному правообладателю или не определен порядок ее формирования;
• права, которые передаются по договору, в полной мере не принадлежат правообладателю, то есть выходят за границы.

Если в регистрации отчуждения права будет отказано, то государственная пошлина не возвращается.

В каких случаях договор отчуждения права на ТЗ может ввести в заблуждение

Вопросы, касающиеся договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, освещены в статье 1488 ГК РФ. Во втором пункте говорится, что недопустимо отчуждение права на товарный знак по договору, если в результате потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя или самого товара.

Такое может случиться, если товарный знак:

• использует символику или название страны, международной организации, а новый правообладатель к ним отношения не имеет;
• включает знаки отличия или награды, утрачивающие актуальность при переходе прав;
• содержит географические названия, не соответствующие новому производству или месту торговли;
• привлекает названиями культурного или природного наследия, на использование которых новый правообладатель не получил разрешения собственника;
• является коллективным;
• частично или полностью повторяет название предприятия, на котором производился продукт, если оно остается в собственности предыдущего правообладателя;
• дублирует промышленный образец, разработанный первоначальным правообладателем и остающийся за ним;
• относится к группе товаров, производство части из которых правообладатель оставляет за собой;
• будет использоваться приобретателем, качество товаров и услуг которого отличаются от первоначального правообладателя.

Только ФИПС оценивает возможность введения покупателей в заблуждение при регистрации договора.

Если невозможно заключить договор отчуждения, имеет смысл рассмотреть возможность лицензионного договора на право использования товарного знака.