Экспертиза объектов интеллектуальной собственности

Музыкальные и художественные произведения, средства индивидуализации бизнеса, объекты промышленной собственности – это не просто результаты творческой или интеллектуальной деятельности. Многие из них представляют собой ценный актив, который приносит доход владельцу и может представлять интерес для конкурентов. В спорных ситуациях, связанных с авторством, охраноспособностью объекта, фактами незаконного использования чужой интеллектуальной собственности, установить истину часто невозможно без экспертизы.

Когда необходимо экспертное исследование

Экспертиза объектов интеллектуальной собственности (ОИС) – это исследование, направленное на оценку характеристик спорного объекта и (или) факта использования в нём чужих охраняемых решений. Она может проводиться в разных ситуациях, например:

• При оформлении прав на ОИС

  Объекты промышленной собственности и товарные знаки подлежат правовой охране только при условии их государственной регистрации. Получение патента или свидетельства в Роспатенте – долгая и затратная процедура. Если в ходе рассмотрения заявки патентным ведомством выяснится, что объект не соответствует обязательным требованиям, уплаченную пошлину и другие расходы заявителю никто не вернёт, а время будет потрачено напрасно. Заранее проведённая экспертиза уменьшит вероятность такого исхода, а также поможет закрепить свою позицию на случай возможных вопросов со стороны регистрирующего органа.

  Проверка товарного знака

  Патентно-информационный поиск

• В ходе внесудебного или судебного урегулирования гражданско-правового спора

  Чаще всего заключение эксперта используется в качестве доказательства по делам о взыскании компенсации или возмещении ущерба, причинённого незаконным использованием интеллектуальной собственности. Но экспертиза может понадобиться и в случаях оспаривания патента или правовой охраны товарного знака, а также разбирательств, не связанных с экономическими потерями (о защите деловой репутации компании, в рамках наследственных дел и других).

  Например, по делу № А45-5561/2022 экспертное заключение помогло доказать факт использования ответчиком спорного товарного знака на логотипе и подарочном сертификате, а по делу № СИП-453/2018 – признать недействительным решение Роспатента.

• Для установления истины по административным и уголовным делам

  При некоторых обстоятельствах нарушение авторских и смежных, патентных прав, а также незаконное использование средств индивидуализации образуют состав преступления или административного правонарушения. Заключение эксперта часто используют для доказывания по делам этой категории. Экспертизу в этом случае назначает следователь, орган административной юрисдикции или суд.

  Например, ООО «Астрахань экспорт консалтинг» привлечено по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ за неправомерное использование товарного знака «SPLY-350». Важным доказательством по делу стало экспертное заключение, которое подтвердило, что словесные обозначения, размещённые на контрафактной продукции, сходны до степени смешения с указанным знаком. 

Объекты исследования

Гражданский кодекс РФ относит к интеллектуальной собственности охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации компаний, продукции или услуг. Их перечень содержится в статье 1225 ГК РФ. Эксперт может исследовать любой ОИС, но на практике это чаще товарные знаки, объекты промышленной собственности и произведения, защищённые авторским правом.

Товарные знаки (знаки обслуживания)

Экспертиза товарного знака часто проводится для выявления сходства двух обозначений или, напротив, отсутствия такого сходства. Экспертное заключение помогает:

• доказать факт незаконного использования логотипа и взыскать с нарушителей компенсацию;
• оспорить отказ Роспатента в регистрации товарного знака;
• аннулировать регистрацию чужого обозначения.

Например, ООО «Юниконт СПб» через суд взыскало с ООО «Новые Технологии» и физического лица компенсацию в размере полумиллиона рублей за неправомерное использование принадлежащего ему товарного знака . Ответчики рекламировали на сайте и предлагали покупателям однородную продукцию, маркированную обозначением «UNICONT». Проведённая по этому делу экспертиза подтвердила сходство обозначений за счёт тождества словесных элементов и смыслового значения, что вместе с другими доказательствами послужило основанием для удовлетворения иска.

Объекты патентных прав

Если определить сходство товарных знаков нередко можно без привлечения эксперта, то в спорах по поводу технических решений (изобретений и полезных моделей) заключение экспертизы часто становится главным доказательством. Чтобы определить использование чужого объекта патентных прав в спорном продукте или соответствие спорной разработки критериям патентоспособности, необходимы специальные знания в соответствующей области техники.

Например, СИП рассматривал спор по поводу изобретения «Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов». Истец в административном порядке оспаривал решение регистрирующего органа о выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», но получил отказ в удовлетворении возражения и обратился в суд. В рамках этого дела проведено 2 экспертизы, с помощью которых установлено, что один признак спорного изобретения присущ решению из противопоставленного источника информации. Оспариваемое решение Роспатента признано недействительным.

Промышленный образец – решение, относящееся к внешнему виду продукта. При определении факта использования одного дизайнерского решения в другом оценивается не только совпадение признаков, но и общее впечатление, которое создаётся у потребителей при восприятии обоих изделий. Здесь также необходимо профессиональное заключение.

Например, иностранное юридическое лицо обратилось в суд с иском к нескольким российским компаниям о запрете введения в оборот товаров с использованием принадлежащих ему патентов на промышленные образцы «Устройство электрическое» и «Выключатель». Проведённая по делу экспертиза показала, что указанные промышленные образцы не использованы в изделиях ответчиков. Эксперт отметил, что спорные устройства имеют сходное назначение, но не совпадают по всем существенным признакам и не производят идентичного впечатления на потребителей. В итоге суд пришёл к выводу об отсутствии нарушения и отказал в иске.

Объекты авторских прав

Произведения литературы и искусства также могут быть объектами исследования. В спорных ситуациях экспертиза помогает:

• установить автора, творческим трудом которого создано произведение;
• определить степень использования чужого материала при реализации авторской идеи;
• установить время создания произведения, факт внесения в него изменений и другие значимые для дела обстоятельства.

Например, СИП пересматривал в кассационном порядке дело по иску ООО «Сакура Фемэли» к ООО «Идол» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на музыкальное произведение «Trivoli trap demo» в качестве музыкального произведения «Нам будет Жарко». В ходе экспертизы установлено, что нотные записи спорных музыкальных произведений не совпадают, что послужило основанием для отказа в удовлетворении иска правообладателя.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые подлежат охране в качестве литературных произведений. Однако в отношении программных продуктов, как правило, назначается компьютерно-техническая экспертиза, которая позволяет обнаружить использование элементов исходного кода в чужом продукте. За проведением такой экспертизы обращаются в специализированные организации, где есть эксперты, разбирающиеся в программном обеспечении и патентном праве.

Виды экспертизы ОИС

Исследование интеллектуальной собственности проводится по назначению (судебная экспертиза) либо по инициативе частного заказчика – компании или физического лица (внесудебное исследование). У каждого из этих видов есть особенности.

Судебная экспертиза проводится по гражданским, арбитражным, уголовным, административным делам, когда для выяснения всех обстоятельств нужны специальные знания. Правом назначать экспертизу наделён суд, должностные лица органов предварительного расследования и административной юрисдикции. Об этом выносится определение или постановление лица, в производстве которого находится дело. Перечень вопросов, на которые будет отвечать эксперт, определяет лицо, назначившее экспертизу. Участники процесса вправе вносить свои предложения на этапе его формирования. Итоговое заключение направляется в суд или лицу, которое назначило исследование.

Вопросы назначения, проведения и оформления результатов судебной экспертизы детально регламентированы специальным законом и процессуальным законодательством (АПК, ГПК, УПК России). Нарушения могут повлечь признание заключения недопустимым доказательством.

Внесудебное исследование проводится на основании договора между заказчиком и экспертной организацией (экспертом). Список вопросов в этом случае определяет инициатор экспертизы, он же получает итоговое заключение. Выводы эксперта заказчик вправе использовать для обоснования своей позиции, в том числе представлять в суд. В судебном процессе такое заключение будет оцениваться наряду с другими письменными доказательствами.

Отдельно выделяют рецензирование экспертных заключений. Его заказывают, чтобы полностью или в части опровергнуть результаты экспертизы, проведённой оппонентом. Рецензирование осуществляют путём экспертной проверки выводов, изложенных в представленном заключении.

Кто вправе проводить экспертизу

Экспертизу по гражданским и арбитражным делам вправе проводить любое лицо, обладающее необходимыми знаниями. Это может быть как государственный, так и негосударственный эксперт, в том числе патентный поверенный.

В уголовном судопроизводстве действуют более строгие правила. Судебную экспертизу по уголовным делам поручают государственным экспертным учреждениям. Только в исключительных случаях, если это невозможно по объективным причинам, исследование могут поручить некоммерческой организации, для которой экспертная деятельность является уставной.

Закон содержит ряд требований к лицам, проводящим экспертизу. Эксперт должен быть независим от лица, назначившего экспертизу, и участников дела, обязан соблюдать конфиденциальность, проводить исследование объективно, полно, на научной и практической основе. За дачу ложного заключения он несёт уголовную ответственность.

Экспертиза ОИС в патентном бюро «Первоисток»: порядок проведения, стоимость и сроки

В патентном бюро «Первоисток» работают патентные поверенные с большим опытом, которые проводят судебные и внесудебные экспертизы товарных знаков, объектов патентования и других видов интеллектуальной собственности.

Чтобы заказать внесудебное исследование, надо заключить договор и представить эксперту необходимые материалы. Мы поможем правильно определить предмет исследования и сформулировать вопросы, дадим рекомендации по дальнейшему использованию заключения.

Чтобы компания «Первоисток» провела судебную экспертизу в рамках гражданского или арбитражного дела, необходимо ходатайствовать об этом перед судом на стадии назначения экспертизы. Мы проводим исследования для суда и оформляем заключения в строгом соответствии с законодательством о судебно-экспертной деятельности.

Проведение экспертизы ОИС состоит из следующих этапов:

Предварительная консультация, определение цели исследования и круга вопросов (для внесудебных экспертиз);

Оформление документов, на основании которых будет проводиться исследование (заключение договора, вынесение определения судом);

Изучение специалистом представленных материалов, определение подлежащих применению методик, выработка плана исследования;

Непосредственное исследование, методы которого зависят от объекта экспертизы и стоящих перед экспертом задач;

Обработка и анализ полученных результатов;

Подготовка итогового заключения с ответами на поставленные вопросы.

Ориентировочная стоимость работ и сроки выполнения указаны в таблице:

Стоимость конкретной внесудебной экспертизы и сроки её проведения определяются договором. Они могут отличаться от указанных в случае большого объёма или сложности исследования. Все эти вопросы обговариваются заранее, в ходе консультации. Для её получения оставьте данные в форме на сайте, мы перезвоним вам и дадим более развёрнутую информацию.