Претензия о нарушении прав на товарный знак

Закон защищает исключительные права владельцев зарегистрированных товарных знаков и предусматривает разные способы их защиты: от мер гражданско-правового характера до привлечения виновных к административной или уголовной ответственности. Но несмотря на это, факты незаконного использования таких знаков достаточно распространены.

Недобросовестные конкуренты размещают изображения, сходные или тождественные уже существующим товарным знакам, на своих товарах, их упаковке и этикетках, в документах для продажи, используют чужое обозначение для продвижения на рынке.

Если предприниматель столкнулся с нарушением своих прав, он может защищать их любыми законными способами, добиваться наказания виновных и требовать от них материальной компенсации. Часто это приходится делать через суд, но сначала стоит попробовать решить спор мирно.

Досудебное урегулирование занимает меньше времени и почти не требует дополнительных расходов, поэтому оно выгодно обеим сторонам. Начинается процедура с направления претензии о нарушении прав на товарный знак. Рассмотрим, как правильно составить такой документ и обосновать свои требования, чтобы увеличить вероятность мирного разрешения спора.

Претензия - первый этап защиты нарушенных прав на товарный знак

Претензия – документ, в котором правообладатель излагает свои требования к нарушителю его зарегистрированных прав на товарный знак. Это один из путей досудебного урегулирования гражданско-правовых споров наряду с переговорами, медиацией и другими примирительными процедурами.

Поэтому предприниматель, который намерен взыскать с нарушителя убытки или компенсацию за несанкционированное использование своего товарного знака, должен начать с направления ему претензии. При отсутствии результата подавать иск можно через 30 календарных дней.

Когда можно констатировать нарушение

Товарный знак может представлять собой изображение, словесное обозначение, иметь другой формат, в том числе комбинированный.

Когда логотип, который использует компания, полностью совпадает с охраняемым знаком, нарушение налицо. Если же обозначения имеют различия, придётся доказывать их сходство до степени смешения. Оно может быть визуальным, фонетическим, семантическим или иным.

Суды признают сходными знаки, которые вызывают ассоциацию друг с другом у потребителя. При этом достаточно даже вероятности их смешения, доказывать, что конкретный покупатель перепутал эти товары, не потребуется.

Сходство – оценочное понятие. В случае судебного разбирательства, решение о его наличии будет принимать суд. Поэтому перед направлением претензии, касающейся неправомерного использования знака, сходного с зарегистрированным, стоит получить консультацию юриста по интеллектуальным правам. Такой специалист хорошо знает не только законодательство, но и судебную практику по похожим делам. Он сможет спрогнозировать перспективы дела и возможные проблемы.

Оставить заявку на бесплатную консультацию

Что нужно сделать до направления претензии

Предъявляя нарушителю требования, связанные с незаконным использованием товарного знака, правообладатель обозначает перед ним свою осведомлённость. Адресат претензии после её получения будет точно знать, что законный владелец бренда намерен защищать свои права, в том числе в суде.

Чтобы этого не допустить, ещё до направления претензии надо зафиксировать нарушение и собрать максимальное количество подтверждающих материалов:

• купить образец товара, сохранив чек, договор и другие документы о покупке;
• если промаркированная спорным знаком продукция реализуется в розничной торговой точке, можно сфотографировать витрину с товарами, вывески, рекламные баннеры и другие элементы, на которые нанесён товарный знак;
• сделать и заверить нотариально скриншоты разделов интернет-магазина, сайта нарушителя, его страниц в соцсетях, на которых размещены изображения со спорным товарным знаком;
• в случае, когда контрафактная продукция продаётся оптом, запросить от лица потенциального покупателя прайсы и другие документы.

Это увеличивает и вероятность досудебного урегулирования, так как нарушитель может ещё на этой стадии понять бесперспективность для него судебного разбирательства.

Возможные требования к нарушителю

Когда заявляется только требование прекратить действия, нарушающие интересы владельца товарного знака, соблюдение претензионной процедуры необязательно. Однако и в этом случае лучше не пропускать данный этап. Если нарушитель согласится с претензией, это избавит обе стороны спора от длительных судебных разбирательств.

Как правильно предъявить претензию

Закон не содержит обязательных требований к структуре и оформлению претензии по поводу товарного знака. Она составляется в свободной форме, но из её содержания должно быть понятно, кому и кем адресован документ, в чём суть требований и на каких обстоятельствах они основаны.

Содержание

Претензия составляется в письменном виде и подписывается уполномоченным на это лицом, обычно руководителем компании. Организация может направить её на бланке или заверить печатью, но это необязательно. На практике суды считают претензионный порядок соблюдённым, если нет причин сомневаться, что претензию направило именно то лицо, которое указано в качестве отправителя.

В тексте претензии рекомендуется отражать следующую информацию:

• дату составления;
• данные отправителя и адресата с указанием полного наименования (для ИП – личных данных), адреса, при необходимости – других реквизитов;
• сведения о зарегистрированном праве на товарный знак: реквизиты свидетельства, дату регистрации знака и номер в госреестре, дату приоритета, срок действия исключительного права;
• суть нарушения: когда, где, при каких обстоятельствах оно обнаружено, обоснование сходства обозначения с зарегистрированным знаком;
• ссылки на нарушенные нормы законодательства о товарных знаках;
• требования к нарушителю: прекратить неправомерные действия, возместить убытки или выплатить компенсацию;
• расчёт, если он необходим;
• срок для устранения нарушений. Закон не предусматривает для требований этой категории конкретного срока, но по общему правилу он должен быть разумным. С учётом того, что подать иск можно будет только спустя 30 дней после направления претензии, целесообразно установить именно этот срок.

К претензии необходимо приложить документы, подтверждающие позицию собственника товарного знака. Их перечисляют в тексте в качестве приложения.

Направление претензии адресату

По общему правилу, претензия направляется в письменном виде по юридическому адресу организации (адресу регистрации ИП). Закон не запрещает отправлять её и другими способами, например, через электронные каналы связи (email, мессенджеры), но в этом случае может возникнуть проблема с подтверждением получения.

Самый надёжный способ – направить документы по почте ценным письмом с описью вложения или передать с курьером и вручить под роспись. Для ускорения процесса рассмотрения правообладатель товарного знака вправе продублировать претензию на электронную почту или иным способом.

Расчёт денежных требований

Закон предусматривает два варианта денежных требований в связи с нарушением исключительных прав на товарный знак:

• о взыскании убытков;
• о выплате компенсации.

Для взыскания убытков потребуется расчёт суммы ущерба и (или) упущенной выгоды. В случае с интеллектуальными правами основные убытки обычно выражаются в виде упущенной выгоды. Это вероятные неполученные доходы, которые предприниматель мог бы получить, если бы его права не нарушили. Сумма рассчитывается на основании данных о доходах нарушителя, полученных от неправомерного использования товарного знака, либо о прибыли правообладателя за другой аналогичный период.

Чтобы обойтись без обоснования размера убытков, можно вместо этого потребовать компенсацию. Она выплачивается (по выбору правообладателя):

• в твёрдой сумме, которая может составлять от 10 тыс. до 5 млн рублей;
• в размере двойной стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещён товарный знак;
• в сумме, равной двукратной стоимости права использования товарного знака.

Если впоследствии с этими требованиями придётся идти в суд, он потребует:

• для требований в твёрдой сумме – обоснование соразмерности заявленной суммы нарушению;
• для последних двух вариантов – расчёт и обоснование.

Если самостоятельно разобраться в этом вопросе не получается, нужно обратиться к профильным юристам, у которых есть опыт участия в процессах о защите интеллектуальных прав. Они подскажут, как рассчитать взыскиваемую сумму и какими документами её подтвердить.

Дополнительные меры

Одновременно с направлением претензии можно дополнительно укрепить свои позиции на случай будущего судебного разбирательства. Для этого стоит обратиться в компетентные органы с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности.

Органы ФАС России рассматривают обращения по поводу нарушений законодательства о конкуренции и о рекламе. Если Федеральная антимонопольная служба по результатам проверки приходит к выводу о наличии состава правонарушения, виновный может быть привлечён к ответственности по статьям 14.3 или 14.33 КоАП РФ.

Подразделения Роспотребнадзора занимаются защитой прав потребителей. Поскольку использование чужого товарного знака вводит покупателей продукции в заблуждении, в это ведомство можно обратиться для наказания виновного по ст. 14.10 КоАП.

Если организация или ИП нарушают права собственника товарного знака не впервые, или его действия причинили правообладателю ущерб более 250 тыс. рублей, есть основания поставить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 180 УК РФ. Соответствующее заявление в порядке УПК РФ надо подать в полицию.

Решения любого из перечисленных органов в дальнейшем пригодятся для доказывания своей позиции в случае судебного разбирательства.

Если в ходе подготовки выяснится, что конкурент подал заявку в Роспатент для регистрации схожего товарного знака для той же категории товаров, стоит направить в ведомство обращение по этому поводу. Новое обозначение, тождественное или сходное с товарным знаком, которому уже предоставлена охрана, не может быть зарегистрировано в реестре в силу прямого законодательного запрета. Однако рекомендуем представить в Роспатент доказательства того, что зарегистрированный товарный знак фактически используется при ведении бизнеса в отношении таких же или однородных товаров.

Ответ получателя на претензию

После направления претензии отправитель получит один из следующих результатов:

• ответ о полном согласии со всеми требованиями и готовности их удовлетворить (редко, но встречается);
• ответ о согласии с нарушением, но несогласии с запрошенным в претензии размером компенсации. В этом случае нарушитель может предложить переговоры, чтобы достичь компромисса по поводу суммы. Участвовать в них желательно совместно с юристом, а можно полностью поручить представление своих интересов специалисту;
• ответ о полном несогласии со всеми требованиями;
• отсутствие ответа от адресата.

Если ответ от компании не поступил или не устроил правообладателя товарного знака, можно обращаться в суд. В процессе каждая сторона будет доказывать свою правоту, а суд – принимать решение исходя из всех обстоятельств дела. Такие споры редко заканчиваются на уровне суда первой инстанции, а иногда проходят несколько кругов судебного разбирательства. Общий срок рассмотрения дела с учётом апелляционного и кассационного обжалования может составлять более года.

Подробнее о том, как составить ответ на претензию о нарушении прав на товарный знак.

В судебной практике есть много примеров, когда отказ нарушителя от мирного урегулирования спора заканчивался для него взысканием значительных компенсаций, в том числе в большем размере, чем было изначально заявлено в претензии.

 Например, в Омской области предприниматель – владелец товарного знака «Какой ты мем?» смог доказать нарушение своих прав другим ИП, который продавал на маркетплейсах настольные игры с использованием сходных обозначений. В досудебной претензии правообладатель требовал прекратить незаконное использование изображения и выплатить компенсацию в размере 4 млн рублей. После отказа в добровольном удовлетворении этих требований он обратился в суд, который посчитал событие полностью доказанным и занял сторону истца. В его пользу взыскана компенсация в размере 5 млн рублей и расходы на уплату госпошлины. Решение оставлено в силе вышестоящими судебными инстанциями.

 В Республике Адыгея арбитражный суд также взыскал максимальную компенсацию и расходы на уплату госпошлины с Майкопского пивоваренного завода «Конкорд» в пользу МПК «Пивоваренный завод Майкопский» – правообладателя товарных знаков пива «Майкопское». Ответчик продавал в розничной сети магазинов продукцию той же категории с обозначением на этикетке, сходным до степени смешения с чужими товарными знаками. Претензия законного владельца была отклонена, что послужило основанием для обращения в суд. Помимо взыскания компенсации, суд признал товары ответчика контрафактными и обязал его прекратить незаконное использование товарного знака. В апелляционной и кассационной инстанциях первоначальное решение оставлено без изменения.

Особенности защиты прав при нарушениях в интернете

Выявить нарушение исключительных прав на товарный знак в интернете проще всего. Недобросовестные конкуренты выкладывают фотографии контрафактного товара на своих сайтах и в социальных сетях, используют чужие товарные знаки в доменных именах, в рекламе, других материалах для продвижения своей продукции.

Поскольку нарушители ведут деятельность в сети публично, найти их легко через поисковые системы, а в соцсетях – по хештегу.

Правонарушение необходимо зафиксировать. Для этого надо обратиться к нотариусу, который удостоверит содержание сайта по состоянию на определённый момент.

Дальнейшие действия зависят от того, кто и каким образом нарушает законодательство. Взыскивать убытки или компенсацию в любом случае придётся с нарушителя, а пресечь незаконную деятельность по запросу правообладателя могут и другие лица.

Незаконное использование знака на сайте

Когда информация, нарушающая исключительные права владельца товарного знака, размещена на сайте, возможно два основных варианта:

• владельцем сайта является компания-нарушитель;
• сайт принадлежит информационному посреднику.

В первом случае надо действовать по обычному алгоритму: направить претензию нарушителю, дождаться ответа или истечения срока на её рассмотрение, при невыполнении требований в добровольном порядке идти в суд. Нарушителю можно предъявить все предусмотренные законом требования, в том числе о взыскании денег.

Например, ООО «ПРИНТДИРЕКТ» производило и продавало через свой сайт продукцию с изображением мишки «Tatty Teddy». Суд признал это обозначение сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком, представляющим собой изображение медвежонка Me To You Bear. Поскольку компания действовала без разрешения правообладателя, владельцу товарного знака присудили компенсацию.

С информационными посредниками ситуация несколько сложнее. Согласно ГК РФ, к ним относятся лица, которые выполняют в интернете одну из функций:

• передают материалы;
• дают возможность разместить материал или информацию;
• предоставляют доступ к материалу.

Считать ли конкретное лицо информационным посредником, решает суд исходя из характера деятельности, которую оно ведёт. Обычно таковыми признают владельцев новостных агрегаторов, маркетплейсов и других площадок, которые предоставляют третьим лицам возможность размещать там свои материалы.

Информационный посредник не будет отвечать за размещение на своём сайте чужих товарных знаков, если выполняются условия освобождения от ответственности, перечисленные в ст. 1253.1 ГК РФ. Однако от него можно потребовать удалить информацию, нарушающую права собственника знака, или заблокировать доступ к ней. Взыскать убытки или компенсацию с посредника не получится.

Например, суды отказали владельцу товарного знака с изображением «Синего Трактора» во взыскании компенсации с ООО "Интернет решения" (маркетплейс Озон) за реализацию через сайт игрушек и посуды с нарушением его исключительных прав. Основанием для отказа стало то, что ответчик в силу функциональных особенностей сервиса не может проверять и не проверяет у партнёров права на товарные знаки, а сам не размещает какие-либо данные на сайте.

Администрации соцсетей обычно сами блокируют нарушителей, если к ним обратится правообладатель.

Рекламные операторы не всегда идут навстречу без решения суда, но при грамотной юридической поддержке и в этом случае можно прекратить незаконное использование товарного знака в досудебном порядке.

Использование товарного знака в доменном имени

По общему правилу, нарушением прав владельца товарного знака будет использование доменного имени, сходного с зарегистрированным обозначением или идентичного ему, в отношении однородных товаров. Для общеизвестных товарных знаков им может стать даже сам факт регистрации тождественного доменного имени, в том числе для неоднородных товаров. Такие действия могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, а регистрация аннулирована по решению суда.

Если товарный знак незаконно использовали в доменном имени, требования адресуют:

• о пресечении нарушений – администратору домена;
• о взыскании убытков или компенсации – администратору и фактическому пользователю домена, которые отвечают перед правообладателем солидарно.

Регистратор домена не вправе сам заблокировать домен нарушителя, для этого потребуется решение суда.

Как действовать, если поступила претензия от правообладателя охраняемого знака

Претензию по поводу незаконного использования товарного знака может получить даже добросовестный производитель или собственник сайта, не имевший намерения нарушать чьи-то права.

Рассматривать её рекомендуется по следующему алгоритму:

1. оценить обоснованность (на сайте Роспатента проверить регистрацию товарного знака, уточнить срок его действия, классы товаров, на которые выдано свидетельство);
2. проверить расчёт убытков или обоснование размера компенсации (даже если нарушение есть, чаще всего в суде эту сумму можно будет снизить);
3. изучить информацию об отправителе, характере его деятельности, наличии прав на другие товарные знаки, судебных процессов по поводу их нарушения (множественные суды из-за разных средств индивидуализации могут свидетельствовать о деятельности «патентного тролля»).

Из нашей статьи можно узнать больше об ответе на претензию.

Если требования в претензии правообладателя обоснованы, лучше не предпринимать никаких действий до консультации с юристом по интеллектуальной собственности.

Зачем обращаться к юристам по интеллектуальным правам

Споры, касающиеся товарных знаков и других средств индивидуализации – специфическая категория дел. Чтобы эффективно отстаивать свои права, надо хорошо знать не только законодательство, регулирующее эту сферу, но и правоприменительную практику. Не имея специального образования и навыков, делать это сложно.

К юристу по интеллектуальным правам лучше обратиться сразу после выявления неправомерных действий. Он обеспечит профессиональную поддержку на всех этапах:

• поможет собрать доказательства нарушения прав на товарный знак;
• определит адресата претензии;
• окажет содействие в расчёте убытков или обосновании суммы компенсации;
• подготовит текст претензии, при необходимости – обращения в контролирующие и правоохранительные органы;
• проведёт переговоры с оппонентом от имени доверителя;
• в случае отклонения претензии или отсутствия ответа подготовит исковое заявление и обеспечит дальнейшую защиту интересов клиента в суде.

Для консультации юриста не стоит обращаться в многопрофильные юридические компании, лучше выбрать представителя, который специализируется именно на сфере интеллектуальной собственности. Он даже может находиться в другом регионе, так как основная часть юридически значимых действий совершается дистанционно.

В патентном бюро «Первоисток» вы можете получить квалифицированную юридическую помощь по защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Наши специалисты помогут правильно составить претензию в адрес лица, незаконно использующего товарный знак, обосновать заявленные требования, а когда мирное урегулирование невозможно – добиться защиты прав в суде.

Стоимость работы определяется в начале сотрудничества и в дальнейшем не меняется. Цены за разные виды услуг указаны в прайсе, а общая сумма будет зависеть от характера и объёма задач. Эти расходы впоследствии можно будет взыскать с нарушителя.

Чтобы узнать больше о нашей работе или получить консультацию, оставьте данные в форме на сайте, мы свяжемся с вами по указанному там номеру.

Оставить заявку на обратный звонок