Договор залога исключительных прав

Залог как инструмент обеспечения сделки — привычная практика. Стандартным предметом залоговой сделки выступает недвижимость и другие материальные активы. Но крупные компании все чаще имеют дело с высокотехнологичными продуктами, которые являются объектами интеллектуальной собственности (ОИС). Залог таких объектов открывает широкие возможности их капитализации.

Залог интеллектуальной собственности

Право передачи ОИС в залог предусмотрено статьей 358.18 ГК РФ.

Эта мера гарантирует выполнение стороной обязательств по другому договору, например, кредитному или договору займа.

Предметом договора выступают имущественные права. К личным неимущественным правам, таким как право на авторство, это не относится: их нельзя передать и невозможно оценить.

При работе с залогом интеллектуальной собственности наше бюро чаще всего имеет дело с двумя вариантами. В первом случае речь идет о предоставлении залога банку для получения кредита. Второй касается привлечения заемных средств от инвесторов.

Общее для этих случаев то, что партнеру предоставляется обеспечение в виде интеллектуальной собственности. В случае невозврата денег кредитор сможет компенсировать убытки за счет залога.

Отличия относятся к предмету договора. Банки используют формализованный подход: они принимают как обеспечение только те права, которые имеют патент или свидетельство. Инвесторы могут позволить себе в этом отношении большую гибкость, хотя и в этом случае приоритет будет у зарегистрированных объектов.

Виды залога ОИС

В Гражданском кодексе, в статье 358.18, предусмотрены два варианта залога ОИС: залог собственности или обязательственных прав на нее. В последнем случае имеются в виду права по лицензионным договорам или договорам об отчуждении исключительного права. Но в соответствии с принципом свободы договора в сделке может участвовать любой разрешенный законом объект.

Чаще всего встречаются такие виды залога, не упомянутые в ГК:

1. в отношении прав на доходы от ОИС;
2. на сублицензионные права, или права по сублицензионным договорам;
3. в отношении прав, которые возникнут в будущем.

Залогоспособность интеллектуальных прав

В залог передаются те объекты интеллектуальной собственности, которые можно отчуждать по договору:

• все объекты патентного права;
• программы для ЭВМ, базы данных;
• права на исполнение, фонограмму, радио- и телепередачи;
• права на произведение;
• селекционные достижения;
• топологии интегральных микросхем;
• ноу-хау.

Если обязательства не будут исполнены, придется отдать кредитору обеспечение.

При заключении договора надо учитывать, что ряд объектов не могут быть в залоге: наименования мест происхождения, коллективные знаки, секретные изобретения. Нельзя заключить такой договор в отношении фирменных и коммерческих наименований, знаков качества.

Если критерий о залогоспособности предмета договора будет нарушен, договор признают недействительным.

Договор залога ОИС

По общему правилу, договор залога заключают письменно. В нем участвуют залогодатель, то есть правообладатель, и залогодержатель — тот, чьи права обеспечиваются залогом.

В договоре залога ОИС указывают его предмет — о чем конкретно идет речь. Важно описать его подробно, чтобы при идентификации не было затруднений или сомнений. Если право зарегистрировано, указывают данные реестра, например, номер патента.

В этом договоре также должны быть сведения о том обязательстве, которое он обеспечивает. Можно перечислить их в тексте или сделать отсылку к договору займа, указав его номер и дату.

По общему правилу, владелец ОИС, переданного в залог, вправе им пользоваться. Распоряжение правами тоже разрешено. Запрещено только отчуждать объект без согласия залогодержателя. Если предполагается большее ограничение прав владельца, это условие включают в договор. Например, можно запретить заключение лицензионных договоров на заложенный объект.

Необходимый этап при заключении такой сделки — оценка предмета договора.

Оценка исключительных прав — специфическая область, в ней действуют эксперты, аккредитованные в этой сфере. Наше бюро выполняет оценку любой интеллектуальной собственности.

В случае, когда речь идет о зарегистрированных правах, договор должен также пройти процедуру государственной регистрации. Перед подачей заявления в ФИПС стоит уточнить соответствие информации в нем сведениям реестра. ФИПС проверяет предоставленные данные как о сторонах сделки, так и о предмете залога.

Также нужно оплатить пошлину. Подтверждающий документ не понадобится — ведомство проверит поступление денег на специальный счет.

 Срок государственной регистрации — 45 рабочих дней с момента получения всех документов и оплаты пошлины.

Риски

Хотя понятие залога ОИС закреплено в законе давно, количество таких сделок сравнительно невелико. Причина не только в том, что интеллектуальной собственности, подходящей для этих целей, объективно меньше чем недвижимости. Кредиторы неохотно применяют такой способ, поскольку специфический предмет договора несет ряд рисков:

1. Кредитор должен понимать, что он будет делать после взыскания по такому договору. Вряд ли банк начнет выпускать конфеты под полученным по договору товарным знаком. Это значит — придется искать покупателя на товарный знак. Могут возникнуть препятствия и со стороны ФИПС: переход права не зарегистрируют, если у ведомства будут подозрения, что такой переход введет в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.
2. Интеллектуальная собственность со временем обесценивается. Это касается, например, сферы патентного права и IT, где новые разработки постоянно вытесняют имеющиеся.
3. Предмет договора может быть «утерян», например, если залогодатель не оплатит продление патента или не использует товарный знак. Исключительные права могут также оспорить в суде.

Пример из судебной практики

В 2022 году Арбитражный суд рассмотрел дело № № А68-121/2022.

Банк выдал кредит под залог товарных знаков. По отчету оценщика стоимость товарных знаков составила более шестисот тысяч рублей. Деньги не были возвращены заемщиком. Однако, когда Банк попытался получить обеспечение, выяснилось, что заемщик сам приобрел товарные знаки у другого правообладателя. При этом оплата по договору произведена не была, и прежний владелец через суд вернул права на товарные знаки себе.

Суд посчитал, что Банк, как профессиональный участник рынка, имел возможность выявить этот риск. В результате обеспечение по договору было потеряно. К счастью для Банка, при обжаловании решения удалось его отменить.

Стоимость услуг

Использование интеллектуальных прав в целях залога — относительно редкая практика. Связанных с такой сделкой рисков можно избежать. Бюро «Первоисток» работает с 2006 года. Наши эксперты готовы сопровождать сделку от оценки до завершения государственной регистрации, а также защитить права клиента в суде.

Получить бесплатную консультацию