Расчёт убытков за незаконное использование товарного знака

Правообладатель товарного знака, который столкнулся с фактом его незаконного использования, вправе потребовать от нарушителя компенсацию либо возмещение убытков. На практике собственники чаще взыскивают денежную компенсацию в твёрдой сумме, так как этот вариант проще в плане доказывания. Однако в некоторых ситуациях есть смысл добиваться именно возмещения ущерба и (или) упущенной выгоды. Когда стоит использовать этот механизм, как определить цену иска и обосновать свои требования – рассказываем в статье.

Незаконное использование товарного знака: суть и способы защиты

Товарные знаки и знаки обслуживания предназначены для обозначения товаров, работ или услуг. Исключительные права на них охраняются при условии регистрации в Роспатенте.

После внесения знака в государственный реестр только законный владелец может без ограничений использовать его для тех категорий товаров, которые указаны в свидетельстве. Всем остальным для этого нужно разрешение правообладателя. В отсутствие такого разрешения использование чужого знака для индивидуализации аналогичных товаров неправомерно, и собственник может защищать свои интересы любыми законными способами. За нарушение интеллектуальных прав предусмотрена гражданско-правовая, административная и даже уголовная ответственность.

Более подробно о незаконном использовании товарного знака и ответственности за подобные действия мы рассказали в этой статье .

Что можно взыскать с нарушителя

В соответствии со статьями 1252, 1515 ГК РФ правообладатель, чьи исключительные права на товарный знак были нарушены, вправе потребовать от нарушителя:

• возмещения убытков: прямого ущерба, причинённого незаконными действиями, и упущенной выгоды;
• выплаты денежной компенсации в твёрдой сумме либо расчётной компенсации, размер которой определяется исходя из двукратной стоимости контрафакта или права использования спорного знака.

Получить возмещение можно без суда, если нарушитель согласится с направленной ему претензией и будет готов выплатить требуемую сумму. Если же стороны не договорятся мирно, разрешать спор придётся в суде.

Проще всего взыскать компенсацию в твёрдой сумме, так как в этом случае не нужно обосновывать размер ущерба. Истец должен доказать лишь тот факт, что нарушение исключительного права имело место. Однако размер такой компенсации ограничен максимальным порогом в 5 млн рублей. При масштабных нарушениях, повлёкших для собственника финансовые потери и ущерб репутации, есть смысл рассчитать компенсацию по правилам ст. 1515 ГК РФ или потребовать возмещения убытков (в зависимости от суммы, которую получится обосновать для каждого из этих вариантов).

Обратите внимание: одновременное взыскание убытков и компенсации за одно и то же нарушение действующим законодательством не предусмотрено. Владелец товарного знака вправе выбрать один из этих способов защиты прав.

Расчёт и обоснование убытков

Убытки, причинённые правообладателю, могут включать реальный ущерб, упущенную выгоду или оба этих компонента. В любом случае заявленную сумму нужно будет обосновать расчётом и подтвердить доказательствами.

Как правило, в рамках дел о незаконном использовании товарных знаков предметом взыскания становится упущенная выгода – сумма дохода, недополученного правообладателем в результате незаконных действий ответчика. Её расчёт зависит от обстоятельств конкретного нарушения. Он может быть основан на цене реализованной ответчиком контрафактной продукции или стоимости аналогичного объёма оригинальных товаров, стоимости лицензии и других объективных данных.

Например, в споре по поводу товарного знака "CHANEL" суд определил сумму подлежащих взысканию убытков (221 тыс. рублей) исходя из минимальных цен на оригинальную продукцию бренда, актуальных на дату изъятия контрафактного товара. Он применил принцип: одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной продукции.

Этот принцип часто используют для расчёта убытков, причинённых правообладателю товарного знака. Однако суд может отойти от этого правила, если стороны явно не конкурируют на одном рынке и имеют разную целевую аудиторию. Правообладателю будет сложно доказать потерю клиентов, если нарушитель производит очевидно контрафактные товары под видом престижных брендов и продаёт их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает оригинальную продукцию. Такая позиция обозначена Судебной коллегией ВС РФ в определении по делу № А63-6499/2021 и позже нашла отражение в других судебных решениях.

Другой распространенный способ расчёта упущенной выгоды основан на определении суммы неполученных доходов, которые истец мог бы иметь при заключении между ним и ответчиком лицензионного соглашения.

Правообладатель словесного товарного знака "ДОБРАЯ БУРЁНКА" также пытался через суд получить с АО "Аллат" возмещение убытков в размере 20 млн рублей, рассчитав цену иска на основе неполученной прибыли по лицензионному договору с ответчиком. Кроме того, истец включил в расчёт среднегодовые затраты на рекламу и маркетинг, необходимые для возвращения доверия покупателей к оригинальной продукции и доли рынка. Поскольку документально подтвердить заявленный размер убытков в полном объёме истец не смог, иск удовлетворён частично , в его пользу взыскано 300 тыс. рублей.

Факты взыскания реального ущерба, причинённого в результате нарушения исключительных прав на товарный знак, в судебной практике немногочисленны, но встречаются.

Например, по иску ООО "Чебоксарский ликёро-водочный завод" с ООО "Спиртовой завод "Ядринский" взысканы убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды на сумму более полумиллиона рублей. В качестве ущерба учтены расходы, связанные с защитой истцом своего права на использование товарного знака, а также со списанием и уничтожением имевшихся у него этикеток товара.

Как подготовить доказательства

Доказательством нарушения может стать чек или договор, подтверждающий покупку контрафактного товара, материалы фото- и видеофиксации, нотариально заверенные скриншоты страниц сайта, решения правоохранительных или антимонопольных органов, отражающие факт незаконных действий.

Для обоснования размера убытков используют действующие договоры с лицензиатами, документы бухгалтерского учёта, экспертные заключения, данные об объёме продаж контрафактного товара нарушителем и другие материалы.

Если истец считает, что незаконные действия ответчика привели к оттоку клиентов, нарушению деловых связей, репутационным потерям, эти доводы также должны быть подтверждены объективными доказательствами. Например, в суд можно представить переписку с бывшими клиентами, которые "ушли" к недобросовестному конкуренту, результаты маркетинговых исследований, негативные отзывы покупателей о продукции истца, которые связаны с продажей ответчиком контрафакта.

Недостаточная доказательственная база может повлечь полный или частный отказ в удовлетворении заявленных требований.

Так, иностранное лицо Chanel SARL в споре с ИП по поводу использования товарных знаков  и  не смогло доказать в арбитраже факт вытеснения с рынка оригинальной продукции. Вследствие этого суд пришёл к выводу, что у истца не могли возникнуть убытки в виде упущенной выгоды, и отказал в иске . Вышестоящие инстанции согласились с этим решением. Аналогичные решения выносились и по ряду других дел по искам того же лица.

Если факт нарушения налицо и подтверждается доказательствами, но расчёт убытков осложнён отсутствием необходимых документов, рекомендуем выбрать другой способ защиты прав – взыскание компенсации в твёрдой сумме. Это увеличит шансы на положительное судебное решение.

Взыскание убытков через суд

Для денежных споров, подсудных арбитражным судам, АПК РФ предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования. Подавать иск можно через 30 дней после направления нарушителю претензии, если адресат на неё не ответил либо отклонил изложенные там требования. В этом случае действуйте по следующему алгоритму:

• подготовьте исковое заявление и пакет прилагаемых к нему документов в соответствии со статьями 125-126 АПК РФ;
• оплатите госпошлину, рассчитанную в соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса РФ (от цены иска);
• подайте иск в арбитражный суд по адресу ответчика либо в иной суд по правилам подсудности, установленным ст. 36 АПК РФ;
• примите участие в рассмотрении дела лично либо направьте для участия представителя;
• после получения решения обратите его к исполнению либо обжалуйте, если судебный акт вынесен не в вашу пользу.

Обращаясь в суд, будьте готовы к дополнительным расходам (юридическая помощь, проведение экспертиз и т.п.). В случае положительного судебного решения их можно будет взыскать с ответчика.

Важно также учитывать, что споры по поводу интеллектуальной собственности редко рассматриваются быстро. Даже при благоприятной ситуации судебное разбирательство может занять несколько месяцев, а в случае обжалования этот срок будет ещё больше.

Повысить шансы на выигрыш дела и ускорить его рассмотрение помогает грамотное юридическое сопровождение. Учитывая специфику таких споров, лучше доверить представление своих интересов профильному юристу по защите интеллектуальной собственности. За счёт знаний отраслевого законодательства и судебной практики он сможет действовать более эффективно и оперативно корректировать стратегию защиты в интересах клиента.

Чем может помочь патентное бюро

В патентном бюро "Первоисток" вы можете получить юридическую помощь на любом этапе защиты интеллектуальных прав. По делам о взыскании убытков, причинённых незаконным использованием товарного знака, мы работаем следующим образом:

• проводим консультацию с клиентом, оцениваем перспективы спора;
• готовим доказательственную базу, при необходимости организуем проведение экспертиз и оценку стоимости товарного знака ;
• определяем объём и характер требований к нарушителю (взыскание компенсации или убытков);
• готовим аргументированную претензию, принимаем другие меры для досудебного урегулирования спора;
• если стороны не достигли соглашения, готовим материалы для суда, подаём иск , обеспечиваем представительство на всех этапах судебного разбирательства;
• при необходимости обжалуем судебные акты;
• оказываем содействие в реальном исполнении решения.

В нашей компании работают опытные юристы, которые находят выход даже из самых сложных ситуаций и сделают максимум для защиты ваших интересов. Сотрудничество ведётся на основании договора. Стоимость услуг определяется индивидуально и фиксируется на начальном этапе.

Узнать больше о нашей работе и задать интересующие вопросы можно на бесплатной консультации. Запись на неё доступна через форму на сайте.