Преобразование заявки

Подав заявку в ФИПС, изобретатель рассчитывает получить патентную охрану своей разработки. Но эта цель достигается не всегда. Ведомство может посчитать, что не выполнены патентные требования, и следствием этого станет отказ. Для таких случаев Гражданским кодексом РФ предусмотрено преобразование заявки. Что это и как помогает заявителю, расскажем в статье.

Определение, законодательная база

Преобразование заявки — это, по сути, замена одного объекта, в отношении которого испрашивается патентная защита, другим. Таких объектов три вида: изобретение, полезная модель и промышленный образец. Каждый можно заместить альтернативным при соблюдении установленных законом условий.

Нормативным основанием такого действия является ст. 1379 ГК РФ. Ее появление — это ответ на потребности правообладателей, у которых возникали проблемы с регистрацией из-за ошибочного выбора объекта охраны. Преобразование заявки позволяет избежать отказа в выдаче патента, причем ведомство обязано известить вас об этой возможности.

Эта мера позволяет сохранить дату подачи и приоритет первоначального заявления. Тем самым соблюдаются гарантии, предоставленные изобретателю: никто не может использовать его разработку или заявить на нее свои права, пока Роспатент работает с его документами. В этом отличие преобразования заявки от ее отзыва: в последнем случае правовая охрана прекращается.

Условия преобразования

Не каждую заявку можно преобразовать. Ограничения продиктованы спецификой объекта охраны.

Трансформация в заявку на изобретение возможна, только если разработка отвечает всем предъявляемым к изобретению требованиям, в частности, соблюдается критерий о наличии изобретательского уровня. Если при работе с документами на полезную модель или промышленный образец выясняется, что этот признак имеется, правообладатель имеет шанс получить охрану своих интересов на ближайшие двадцать лет.

На практике чаще встречается замена изобретения на полезную модель — как раз по причине отсутствия изобретательского уровня. Однако и тут существуют ограничения. Полезная модель — это устройство, других вариантов ГК РФ не предусматривает. Поэтому не получится зарегистрировать в качестве ПМ вещество, способ или технологию. Кроме того, для проведения этой процедуры формула изобретения должна содержать один пункт. Должны соблюдаться и остальные требования, которые предъявляются к полезной модели. Патент на ПМ действует лишь в течение десяти лет, но альтернатива здесь — отказ в предоставлении патента.

Пример из судебной практики:

В 2022 году белорусская компания оспорила отказ в выдаче патента в России. В числе прочих доводов компания ссылалась на тот факт, что ее просьба о преобразовании заявки в заявку на полезную модель была отклонена. Дело рассматривалось в нескольких инстанциях, пока в 2024 году Президиум СИП не поставил точку: так как техническое решение не обладает новизной, выдача на него патента, в том числе путем преобразования заявки, невозможна. Эту позицию поддержал и Верховный Суд РФ.

Промышленный образец отличается тем, что описывает внешний вид продукта, а не его технические характеристики. Преобразовать заявку получится, если разработку в принципе можно рассмотреть, как эстетическое решение. Например, полезная модель № 213944 - универсальная перчатка - подается создателями в контексте ее практических функций; в то же время ее можно было бы представить и как вариант дизайна.

Сроки для проведения процедуры

Законодательство устанавливает период, в течение которого можно заменить объект заявки.

По общему правилу, нельзя преобразовать заявку, по которой вынесено положительное решение Роспатента. Даже если станет ясно, что выгоднее было бы регистрировать объект в другом качестве, с предоставлением патента этот путь закрывается.

Заявку и оспоренный патент на изобретение невозможно преобразовать, если по ним есть публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента.

Если ведомство отказало в регистрации разработки, преобразование заявки становится шансом на получение хоть какой-то патентной охраны. Преобразовать заявку можно в течение семи месяцев с момента получения решения об отказе (исчерпание срока обжалования решения).

Процедура преобразования

Процедуру инициирует разработчик своим ходатайством. Он может сделать это и в ответ на действия ведомства, если оно рекомендует использовать такую возможность, но Роспатент собственной волей не вправе преобразовать заявку. Формы необходимых документов размещены на сайте ФИПС. Действие облагается пошлиной, ее размер рассчитывается в калькуляторе на сайте ведомства. К заявлению нужно также приложить первоначальную заявку.

На рассмотрение документов отводится два месяца, если ФИПС не понадобится дополнительная информация.

Заключение

Преобразование заявки — это своеобразные «костыли», мера, призванная исправить допущенные на начальном этапе ошибки. Неверный выбор вида патентной охраны — чаще всего следствие недостаточной осведомленности заявителя или небрежно проведенного патентного поиска. Описанная процедура позволяет получить хоть какие-то гарантии прав вместо отказа в регистрации. Однако к ней стоит подходить критически. Если Роспатент уведомляет вас о возможности преобразовать заявку, это, как правило, говорит о том, что ведомство намерено вынести решение об отказе в патенте. Но такое уведомление не всегда стоит рассматривать как однозначное руководство к действию. Акты ведомства успешно оспариваются. Вы можете последовать рекомендациям и снизить объем защиты или рискнуть и обжаловать отказ.